소프트웨어 특허 실제 사례 분석-4

소프트웨어 특허 실제 사례 분석-4

지난 시간에는 특허 명세서 작성 및 출원 단계에있어 실제 출원한
명세서의 각 청구항에 대해 살펴 보았습니다.
(지난 칼럼참고 -> http://www.sw.or.kr/column_service/column_view.asp?idx=119&masteridx=2)

이번 마지막 시간에는

특허를 출원하고 후 심사 청구를 한 이후에, 대략 1년 6개월~2년 사이에 특허청으로부터 1차 결과가 통지됩니다. 의견 제출 통지서에 주로 지적되는
주요 거절 이유에 대해 사례를 통해 알아 보고 의견제출통지서에 대한 대응
및 재심사 및 등록 결정에 대해 알아보도록 하겠습니다.


5. 의견제출통지서에 대한 대응


특허를 출원하고 심사 청구를 한 이후에, 대략 1년 6개월~2년 사이에 특허청으로부터 1차 결과가 통지됩니다. 의견제출통지서에서 지적되는 거절이유는 주로 진보성 또는 기재 불비의 2가지입니다. 진보성은 비록 동일한 선행 기술은 없지만 종래 기술을 기초로 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있다는 것이며, 기재 불비는 오타, 불명확한 기재 등입니다. 의견 진술 또는 보정을 통하여 이러한 거절 이유에 대해서 극복이 가능하다면 특허 등록을 받을 수 있습니다.

A사의 출원에 대해서 특허청 심사관은 A사의 출원은 국내에서 공개된 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유, 즉 진보성이 없다는 이유로 거절 이유를 통지하였습니다. 진보성이 없다는 거절 이유는 특히 청구항의 권리범위를 너무 넓게 기재한 경우에 발생합니다. 즉 기재 내용이 너무 포괄적이어서 선행 기술에 기재된 구성 요소와 유사한 경우 진보성을 이유로 거절 이유가 나올 수 있습니다.

A사에서 해당 거절 이유를 담당 변리사와 함께 분석해 본 결과,
심사관이 주장하는 인용발명은 (i) 이동통신 단말기에서 수행되는 반면 A사의 출원은 컨텐츠 실행 장치에서 수행되는 것으로 차이가 있다는 것을 확인하였고, 또한 (ii)인용발명은 A사의 출원에서 문제점으로 지적한 사항을 그대로 포함하고 있는 기술이라는 것을 확인하였습니다.

또한 구성 면에서도 인용발명은 이동통신 단말기의 시스템 자원이 서비스를 제공할 수 있는지 판단하는 단계는 포함하지 않는 것을 발견하였습니다.

이러한 비교 결과를 기초로 인용 발명과 차별화를 위해서 독립항인 청구항 제1항을 다음과 같이 보정하였습니다.

【청구항 1】

(a) 저장 매체로부터 하나 이상의 디스플레이 메뉴를 포함하는 메뉴 정보를 추출하는 단계와,
(b) 상기 디스플레이 메뉴에 대응하는 서비스에 대해서 상기컨텐츠실행장치의시스템자원이상기서비스를제공할수있는지판단하는단계와,
(c) 상기 판단 결과를 기초로 상기 메뉴 정보를 갱신하는 단계와,
(d) 상기 갱신된 메뉴 정보를 디스플레이하도록 제어하는 단계

즉 인용발명에서 기술하지 않는 특징적인 구성을 부가하여 심사관이 지적한 진보성을 해결하는 것으로 대응 방안을 정리하였습니다.

이를 기초로 의견서 및 보정서를 제출하였습니다.

6. 재심사 및 등록 결정

의견제출통지서에 대해서 의견서(및 보정서)를 제출하면, 심사관은 다시 특허 가능 여부에 대한 심사를 하게 됩니다.

인용발명과의 비교를 통하여 의견서 및 보정서를 제출한 이후, 심사관은 다시 심사를 하였으나, 거절 이유로 지적된 부분이 의견서 및 보정서를 통하여 해소되었고 다른 거절 이유를 발견하지 못하였으므로 등록 결정을 하였습니다.

7. 특허 등록 및 유지

특허 등록 결정에 대응하여 특허 등록료를 납부하여, 유효한 특허권으로서 인정을 받았습니다.


4회에 걸쳐 소프트웨어 특허 실제 사례에 대해 분석을 해보았습니다.
본 사례 분석 칼럼이 회원사 특허 등록 업무에 많은 도움이 되시기를 바랍니다.